미국 상표청에 상표를 출원하면 대략 8개월(2022년 6월 기준)의 대기시간을 거쳐 상표청 변호사에게 신청서가 배정이 되고 심사가 진행됩니다. 무사히 심사를 바로 통과하게 되면 다행이지만 이런 신청서는 상표청에 접수되는 신청서 중 5%에도 미치지 않으며, 대부분의 신청서는 Office Action (이의 제기서)를 받게 됩니다.
이렇게 받은 이의 제기서는 그 내용에 따라 극복이 비교적 간단한 것과 그렇지 않은 것으로 나뉘는데, 오늘은 가장 흔한 이의 제기서의 내용들에는 어떤 것들이 있고 그들이 극복이 간단한지, 비용과 시간이 많이 걸리고 극복도 어려운 이의 제기서의 내용에는 어떤 것이 있는지, 어떻게 이를 피할 수 있는지 등을 알아보겠습니다.
1. 지정상품 내용 수정
가장 흔하게 발생하는 이의 제기서의 내용입니다. 처음에 접수했던 지정상품의 내용에 대하여 상표청 심사관이 수정을 요구한 것입니다.
심사관이 수정을 요구한 내용이 실제 판매하는 제품을 제대로 반영하지 않는 경우도 있고, 지정상품은 상표의 보호 범위에 직접적으로 영향을 끼치는 내용이기에 상표청 심사관의 권고 내용이 있더라도 무조건 그대로 따르기보다는 주의 깊게 살펴보고, 맞지 않는 것은 심사관과 직접 조율하는 과정이 필요합니다.
상표청에서 표준으로 공지한 지정상품들 중에서도 시간이 흐름에 따라서 삭제되거나 변경되는 경우들이 있기 때문에 지정상품 내용 수정은 굉장히 빈번하게 일어납니다.
2. 상표의 의미와 해당 산업군에서의 중요성 추가
상표가 다른 상표와 유사성을 띠는 것을 결정하는 것은 철자, 발음뿐만 아니라 의미도 중요합니다. 다년간 다양한 상표들의 출원을 진행하다 보니 스와힐리어, 덴마크어 등 생소한 단어들도 많이 접하게 됩니다. 상표를 만들 때에 고려하여 만든 것이 아닌데도 이런 단어들이 있어 그 의미를 신청서에 포함할 것을 요구하는 경우들이 있습니다.
단어가 지정상품과 연관된 특정 산업군에서 중요한 의미를 갖고 있는지를 상표청이 확인하는 경우도 종종 있습니다. 이런 경우에도 해당 내용을 신청서에 추가하는 것이 요구됩니다.
3. 유사상표로 인한 거절
1번과 2번의 경우에는 크게 문제 되지 않고 쉽게 극복이 가능한 경우들입니다. 하지만 유사상표로 인한 거절을 통보받게 되면 위의 경우들보다 극복하기도 어려울 뿐 아니라 비용과 시간도 크게 소요됩니다. 먼저 등록된 유사상표가 있는 경우인데, 이 경우에는 유사성이 없음을 주장하는 변호사의 반박서를 제출해 볼 수 있습니다.
등록이 아직 되지는 않았지만 우리 신청서보다 먼저 출원을 한 유사상표가 있는 경우에는 바로 거절이 되지 않고 신청서 진행이 정지됩니다. 선출원한 상표가 등록이 결정되거나 신청서가 취소되어야 우리 상표 신청서에 정식 이의제기서가 발급되거나 진행이 이어집니다.
문제는 이런 거절을 극복하는 것이 쉬운 것이 아니고, 시간과 비용이 앞서 언급했던 경우들보다 훨씬 크게 소요되기 때문에 가능하면 피하는 것이 여러모로 유리하다는 것입니다. 그럼 어떻게 피할 수 있을까요?
출원 전에 등록 가능성 검토 서비스를 진행하면 상표가 안전한 이름인지를 확인하고 유사상표로 인해 거절당하는 것을 미연에 방지할 수 있습니다. 등록 가능성 검토 없이 출원하는 것은 눈을 감고 과녁을 맞히려 하는 것과 같다고 항상 말씀드립니다.
하윤케인로펌에서 등록 가능성 검토 서비스를 진행하여 안전한 이름으로 출원한 상표는 99%의 등록 성공률을 자랑하고 있습니다. 반드시 등록 가능성 검토 서비스를 진행하셔서 마음의 평화를 가지고 출원을 진행하시기를 권합니다.
