프랜차이즈는 프랜차이즈 사업자(Franchisor)가 개발한 상표, 사업 비법, 그리고 운영 방식등을 프랜차이즈 가맹점주(Franchisee)가 계약으로 일정 기간 사용할 수 있도록 권리를 주고 대신 가입비를 받는 사업형태입니다.
예를 들면, 맥도날드 가맹점주는 계약을 통하여 맥도날드의 웃는 표정의 노란색 상표를 쓸 수 있게 되고, 맥도날드 사업자에게 빅맥과 맥머핀의 요리법을 전수 받으며, 주문을 받고 음식을 빠르고 효율적으로 만들어 전달하는 방식을 배워 맥도날드 식당을 운영하는 것입니다.
프랜차이즈 식당을 연상하게 하는 상표권은 프랜차이즈 사업자(Franchisor)에게 매우 중요한 자산입니다. 따라서, 상표권, 특허와 같은 지적재산권법은 프렌차이즈법과 긴밀하게 연관되어 있습니다.
프랜차이즈 사업자(Franchisor)는 상표권 등록을 통하여 자신이 개발한 상표를 보호합니다. 던킨 도너츠의 오렌지색과 핑크빛의 DD 상표라든지, “America Runs on Dunkin”이라는 독특한 슬로건은 물론이고, 코카콜라 병의 독특한 모양도 보호 대상입니다. 문자, 그림, 색깔만 보호의 대상이 되는 것은 아닙니다.
Mister Softee라는 유명한 이동식 아이스크림 프랜차이즈의 경우, 차가 움직이면서 트는 독특한 음악까지도 상표권으로 등록을 해 놓고 보호하고 있습니다 (Musical Jingle, Registration # 2218017). 아이들이 이 음악소리에 “아이스크림 차가 왔다”며 자동 반응을 하는 것을 보면 이 음악은 분명히 보호해야 할 가치가 있는 것으로 보입니다.
프랜차이즈 사업에서 상표권법을 중요하게 여기는 이유 중에 하나는 프랜차이즈의 독특한 복장이나 연상이 되는 모든 형태를 상표권법이 “Trade Dress”라고 부르며 보호하기 때문입니다. “ Trade Dress”의 정의에 대한 기존 판례를 보면 “상품이나 서비스의 총괄적인 이미지로 사이즈, 형태, 색깔, 혹은 색의 조합, 촉감, 그래픽 혹은 특정한 판매 방식을 포괄한다”고 법원은 말하고 있습니다.
이러한 범위는 점점 확대되어 최근 2015년 판결에서는 “어떤 의미를 전달할 수 있는 것이라면 무엇이든지 (Almost everything at all that is capable of carrying meaning)”라고 법원은 말하고 있습니다. 피자헛의 상표 자체 뿐만 아니라 피자헛의 지붕 라인, 내부 디자인의 색깔 조합, IHOP 의 파란색 지붕까지 해당 프랜차이즈가 연상이 되는 모든 것을 상표권법으로 보호하겠다는 의미입니다.
하지만, 상표권법 자체가 프랜차이즈 “사업이 운영되는 방식 (Method or style of doing business)” 혹은 “사업의 독특한 컨셉 (Core Concept of a business)”를 보호하는 것은 아니며 보호의 대상인지 아닌지 여부에 대한 소송이 생각보다 흔합니다. 예를 들면, 패스트푸드라는 사업 형식 자체는 보호받지 못합니다. “사업의 독특한 컨셉”으로 파고들면 그 경계가 더 불분명해집니다.
예를 들어, 1990년도에 있었던 케이스를 살펴보겠습니다. “타지마할”이라는 인도식 프랜차이즈 식당 사업자는 인도식 카지노와 호텔을 지은 트럼프의 “타지마할”을 고소하면서 자신의 “인도식”이라는 “독특한 사업 컨셉 (Core Concept of a Business)”을 트럼프가 흉내내고 있다고 주장했습니다.
예를 들면, 직원들이 모두 인도전통의상을 입는 다든지, 코끼리 동상을 가져다 놓고 인도식 인테리어를 꾸민다든지 하는 것들을 트럼프가 흉내내고 있다고 하였습니다.
법원은 인도식 분위기를 느끼고 싶은 고객이 인도 식당을 찾을 때 인도 복장이나 내부 장식은 어쩔 수 없이 필요한 부분이고 그러한 복장이나 장식이 식당 주인이 개발한 것이 아니라 인도라는 국가의 독특한 문화 상징이기 때문에 상표권으로 보호될 수는 없다고 판결을 내렸습니다.
하지만, 타지마할 식당의 직원들이 인도전통의상이 기본이되 독특한 무늬가 들어있어 그 옷을 보면 타지마할이라는 식당이 연상되었다면 어땠을까요? 법원은 조금 다른 결정을 내렸을지도 모릅니다. P.F. Chang의 거대한 중국식 말동상은 어쨌든 상표권으로 보호받고 있으니 말입니다.
프랜차이즈와 상표권이 연결되어 있는 소송을 하다보면 딱 떨어지는 확실한 답이 있다기 보다는 애매모호한 부분들이 많은 것이 사실입니다. 따라서, 프랜차이즈 계약서나 상표 등록을 얼마나 확실하게 하는 가가 관련 소송의 결과를 많이 좌우합니다. 프랜차이즈 사업자로서 프랜차이즈 사업에 대한 계획을 가지고 있다면 상표법 등록부터 세심한 관심을 가지시기를 부탁드립니다.
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