안녕하세요, 송동호 종합 로펌입니다. 오늘은 대표적인 지적재산권 관련 법 중 하나인 상표법(Trademark Law)에 관하여 살펴보려 합니다. 상표(Trademark)란 상품의 근원지(Source of the Goods)를 나타내고 그 상품의 제조사를 식별하도록 하는 역할을 하는 특정한 이름, 단어, 디자인, 혹은 이 세 가지의 조합을 말합니다. 예를 들어 세계인에게 가장 친숙한 브랜드 중 하나인 맥도날드의 빨간색 또는 하얀색 바탕에 씌여진 McDonald’s라는 이름과 노란색의 알파벳 ‘M’으로 디자인 된 로고는 이름, 단어, 디자인 등이 조합된 종류의 상표입니다.
미국 상표법은 타사나 개인이 비슷한 상표를 상업적으로 사용함으로써, 소비자에게 그 ‘상품의 근원지(Origin of Goods)’에 대한 혼동을 주는 경우에 상표권을 보유한 회사 또는 개인의 독점권이 침해받지 않도록 보호합니다. 만일 경쟁사가 부당하게 A란 회사의 상표와 유사한 이름, 단어, 디자인을 쓰며 제품을 만들어 판매하거나 서비스를 제공하고 있다면, 회사 A는 그 상표권 침해에 대한 법적 보호를 받아, 이를 중단시키고 그에 대한 피해 보상을 받을 수 있습니다. 상표권 침해 케이스의 가장 중요한 이슈는 “‘혼동의 가능성(Likelihood of Confusion)’을 증명할 수 있는가?”입니다. 이 개념은 쟁점이 되는 상품들을 소비자 입장에서 보았을 때 그 상품의 제조사를 혼동할 가능성이 있는지의 여부입니다.
예를 들어, 유명한 패션/코스메틱 브랜드인 샤넬이란 상표가 있습니다. 만약 다른 화장품 제조사가 샤넬의 상표를 조금 변형해서 사용한다면, 소비자들은 이 화장품이 샤넬의 것으로 혼동할 가능성이 충분히 있을 수 있습니다. 그러나 그 조금 변형된 마크를 전혀 다른 상품군인 음료수에 사용했다면, 소비자들이 그 음료를 샤넬이 만든 것으로 혼동할 가능성은 크지 않을 수 있습니다. 만약 소비자의 ‘혼동의 가능성’이 없다면, 유사한 상표를 사용했다 하더라도 이는 상표권 침해가 아닐 수 있습니다.
그렇다면, 이 ‘혼동의 가능성’이 있는지를 법에서는 어떤 기준으로 판단할까요? 상표법 침해 케이스에서 이 ‘혼동의 가능성’을 판단할 때 사용하는 정확한 기준은 각 연방법원마다 조금씩 차이는 있지만, 대부분의 연방법원들은 지난 1961년 제2연방 항소법원의 Polaroid Corp. v. Polaroid Elcs. Corp. 판례로부터 비롯된 ‘폴라로이드 요소(Polaroid Factors)’로 불리는 요소들을 고려하여 원고가 상표법의 침해를 실질적으로 증명할 수 있는지 결정합니다. 이 ‘폴라로이드 요소’에는 1. 원고와 피고의 상표가 얼마나 유사한지, 2. 그 중 먼저 사용되거나 등록된 상표의 인지도가 얼마나 강한지, 3. 그 상표들이 얼마나 근접하고 유사한 상품이나 서비스에 사용되는지, 4. 먼저 사용하거나 상표를 등록한 회사가 상대의 제품/서비스 영역으로 진출할 가능성은 얼마나 되는지, 5. 피고가 의도성과 고의성을 가지고 상표를 모방했는지, 6. 실제 소비자들의 혼동을 했다는 증거가 있는지, 7. 소비자들의 분별 능력(sophistication)은 어느 정도인지, 그리고 8. 피고의 상품 또는 서비스의 품질 등이 포함됩니다.
하지만 반드시 이 여덟 가지 요소들이 모두 충족되어야만 상표권 침해가 증명되는 것은 아닙니다. 연방법원들은 이와 유사한 요소들을 토대로, 전체적인 상황을 고려하여 판결하기 때문에 이 중 몇 가지만이라도 해당 요소가 있다면 타사의 상표권 침해를 증명하는 것이 가능합니다.
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